Come registrare un marchio: le novità in USA

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Obbligo Nomina Consulente Locale
USPTO
OMPI

Obbligo Nomina Consulente Locale

A partire dal 3 Agosto 2019, i richiedenti domiciliati all’estero, vale a dire, coloro che hanno la sede principale fuori dagli USA, o coloro che non risiedono in modo permanente negli Stati Uniti, saranno obbligati a nominare un consulente locale se desiderano che la loro domanda prosegua l’iter verso la registrazione del marchio.

Negli ultimi anni, infatti, si è riscontrato un incremento di operazioni fraudolente come quelle tese ad aggirare l’onere d’uso del marchio.

USPTO

In proposito, l’Ufficio Brevetti e Marchi Statunitense (USPTO) ha messo a disposizione degli esaminatori delle linee guida per individuare quei casi dove l’utente ha modificato elettronicamente il marchio sul materiale presentato per dimostrare l’uso.

Il fine è quello di liberare il registro da tutte quelle privative carenti d’uso o caratterizzate da irregolarità che non riguardano solo la produzione di documenti falsi ma anche marchi utilizzati in modo differente rispetto alla rappresentazione grafica protetta. 

L’USPTO reputa che la nomina obbligatoria di consulenti locali esperti in proprietà industriale permetterà agli utenti di conoscere dettagliatamente le norme di riferimento, rendendo, al contempo, più veritiero il quadro delle registrazioni effettivamente attive in USA.

L’obbligo della nomina riguarda qualsiasi tipo di prosecuzione, quindi, non solo la replica alle azioni ufficiali, ma anche le opposizioni, le azioni di cancellazione ed i ricorsi.

OMPI

Coloro che invece designano gli Stati Uniti attraverso l’OMPI non sono ancora obbligati ad individuare il professionista nella fase di estensione ma si tratta di una deroga temporanea, dato che l’Ufficio Internazionale non ha ancora provveduto ad aggiornare i propri form.

Come detto, la nomina è necessaria nelle fasi di prosecuzione delle domande.

Questo significa che se una domanda depositata senza rappresentante professionale dovesse arrivare a registrazione, non occorrerà affidarsi a professionisti.

Tuttavia, dato che solo il 3 % delle domande statunitensi arriva a concessione senza ostacoli, si può supporre che la percentuale sarà destinata a contrarsi ulteriormente.

Altra nota importante da segnalare è che tale regola è parzialmente retroattiva, nel senso che, se è stata presentata una domanda di marchio prima del 3 Agosto, 2019, non occorre nominare un consulente americano in caso di rilievo.

D’altro canto, se la domanda, ancorché presentata prima del 3 Agosto dovesse aver già ricevuto un’azione ufficiale, l’obbligo della nomina torna ad essere operativo, pertanto l’USPTO provvederà a sospendere la domanda di marchio in attesa che venga comunicato il nominativo del consulente.

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