14 febbraio 2024
Proprietà Intellettuale e Metaverso: le tendenze giurisprudenziali
A cura di Valerio Lucchini, Italian and European Trademark and Design Attorney PRAXI Intellectual Property
Abbiamo già avuto modo di parlare di Metaverso e proprietà intellettuale (https://www.praxi-ip.praxi/news-detail/167/Metaverso-proprieta-intellettuale); nel frattempo, intorno a questo tema si è sviluppato un vivace dibattito.
Il Metaverso – anzi i Metaversi, dato che ne esiste più di uno – rappresenta uno strumento decentralizzato per le imprese che desiderano offrire ai loro clienti delle esperienze nuove, coinvolgenti e fidelizzanti. Ciò comporta la possibilità di cogliere nuove opportunità nell’utilizzo e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale (marchi, diritti d’autore, design e brevetti legati alle tecnologie innovative per la creazione e gestione dei metaversi, come ad esempio la Blockchain e gli NFT), ma anche la necessità di dover gestire i rischi derivanti dalla nascita di nuove forme di contraffazione.
Finora, in questo dibattito, l’attenzione si è concentrata principalmente sulla richiesta di nuove norme di contrasto ad hoc, destinate però a divenire presto obsolete o superate dalla rapida innovazione tecnologica tipica del settore. In realtà, la legislazione vigente può già essere considerata sufficiente per affrontare efficacemente tali sfide, purché venga adottata un’interpretazione evolutiva della stessa e ne vengano sfruttate tutte le potenzialità (ad esempio, con una corretta contrattualizzazione delle diverse fattispecie e un’adeguata strategia di tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale).
Anche la WIPO (World Intellectual Property Organization) ha affrontato il tema delle sfide che il metaverso pone all’attuale sistema di proprietà intellettuale: quest’ultima è ritenuta uno strumento chiave per incentivare l’innovazione e gli investimenti, tramite, ad esempio, accordi e licenze in tema di diritti di proprietà intellettuale.
Prime tendenze giurisprudenziali
Nel frattempo, dall’analisi delle prime decisioni riguardanti le violazioni di marchi e NFT nel Metaverso si possono individuare alcune tendenze.
Il caso Burberry Limited
Con una recente decisione, l’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha respinto una domanda di marchio depositata dalla società Burberry Limited per proteggere, tra gli altri beni e servizi, gli NFT (“non fungible token”, classe 9 della Classificazione di Nizza). La domanda di registrazione riguardava un marchio figurativo comprendente il noto motivo Burberry: un motivo a scacchi con linee orizzontali e verticali di colore rosso, bianco e nero su una base beige.In generale, un marchio costituito da un motivo decorativo semplice e banale è considerato privo di qualsiasi elemento che possa attirare l'attenzione del consumatore e insufficiente a indicare l'origine o la provenienza di beni o servizi. Il marchio figurativo in esame era destinato a essere apposto su una parte dei prodotti o a coprirne l’intera superficie, corrispondendo quindi all'aspetto esteriore dei prodotti stessi. Considerando i beni e servizi oggetto della domanda, che includevano versioni scaricabili e virtuali di abbigliamento, calzature e prodotti correlati alla decorazione della vita reale, l’Ufficio ha valutato il carattere distintivo del marchio contestato basandosi sui principi applicabili ai marchi tridimensionali.
L’EUIPO ha ritenuto quindi che il marchio richiesto non fosse idoneo alla registrazione con riferimento ad alcuni prodotti e servizi delle classi 9, 35, 41. La percezione del consumatore per i beni del mondo reale, in questo caso, è stata applicata ai beni virtuali equivalenti, poiché un aspetto chiave dei beni virtuali è quello di emulare i concetti fondamentali dei beni del mondo reale.
In conclusione, nonostante gli NFT siano elementi scaricabili inclusi nella Classe 9 della Classificazione di Nizza, l'analisi dei marchi effettuata dall'EUIPO è stata, alla fine, la stessa di quella per i prodotti del "mondo reale".
Il caso Oshee Polska
In un’altra decisione, l’EUIPO ha respinto – sempre per mancanza di capacità distintiva - la registrazione dei marchi denominativi “METAVERSE FOOD” per cibi e bevande (classi 5, 29, 30 e 32) e “METAVERSE DRINK” per bevande (classe 32), entrambi depositati dalla società polacca Oshee Polska.Secondo la difesa della società richiedente, nel caso in esame il termine “Metaverse” avrebbe potuto avere un carattere distintivo basso, ma solamente in relazione a beni virtuali, mentre nel caso in questione i marchi si riferivano a beni reali e fisici.
La commissione di ricorso EUIPO ha tuttavia respinto tale argomentazione, affermando che molte aziende utilizzano il Metaverso per offrire e vendere non solo beni virtuali ma anche gli analoghi prodotti “fisici”, in un modo simile alla vendita di prodotti attraverso Internet (e-commerce), facendo sì che da questo punto di vista i prodotti rivendicati nelle due domande in questione continuino a non essere distintivi.
La presenza di altri marchi “Metaverse” già registrati dall’Ufficio per prodotti fisici potrebbe far sembrare priva di coerenza tale decisione; tuttavia, molto probabilmente il motivo di tale apparente incoerenza deriva dal fatto che il concetto di Metaverso è costantemente in via di sviluppo, il che ovviamente può comportare un’evoluzione anche delle interpretazioni via via adottate dall’Ufficio.
Il caso MetaBitkins
In una delle prime decisioni in cui l’analisi della violazione dei marchi è stata applicata ai token non fungibili (NFT), un tribunale di New York ha stabilito che una collezione di immagini digitali di borse ricoperte di pelliccia associate a un NFT denominato “MetaBirkins” ideata da Mason Rothschild era suscettibile di ingenerare nei consumatori confusione con la famosa borsa “Birkin” del marchio di moda di lusso Hermès.Secondo Hermès la collezione “MetaBirkins” interferiva con i suoi piani di entrare nel mercato degli NFT, e consentiva a Mason Rothschild di trarre indebitamente vantaggio dalla grande notorietà della borsa Birkin: Rothschild vendeva infatti gli NFT a prezzi analoghi a quelli – molto elevati – di una reale borsa Birkin di Hermès.
Quest’ultima è riuscita a provare che gli NFT hanno indotto in errore i consumatori in merito all’origine del prodotto, portandoli a credere che l’opera di Rothschild fosse ad essa affiliata o da questi autorizzata; circostanza poi confermata dal tribunale il quale ha concluso che il nome “MetaBirkins” era da intendersi come riferito sia all’NFT sia all’immagine digitale cui era associato: dal punto di vista dei consumatori, non vi era alcuna distinzione tra gli NFT offerti da Rothschild e le sottostanti immagini delle borse “MetaBirkins” ad essi associate.
La decisione del tribunale di New York indica che i diritti di marchio su prodotti fisici potrebbero potenzialmente essere fatti valere contro il loro utilizzo non autorizzato anche in ambienti virtuali, anche se il titolare del marchio non è ancora attivo nel metaverso, dato che la distinzione tra possedere le immagini digitali e possedere i diritti di proprietà sull’NFT potrebbe non essere rilevante nella percezione del consumatore.
Il caso europeo di Juventus Football Club e Blockeras
A livello europeo, questioni simili sono state esaminate dal tribunale di Roma nella causa Juventus Football Club s.p.a. vs Blockeras s.r.l..Quest’ultima vendeva carte digitali come NFT che raffiguravano il calciatore Christian Vieri con indosso la maglia della Juventus: la Juventus ha provato la violazione dei marchi denominativi “JUVE” e “JUVENTUS” nonché del marchio figurativo costituito dalla maglia a strisce bianche e nere con due stelle sul petto registrati, tra l’altro, per “pubblicazioni elettroniche scaricabili” (classe 9 della classificazione di Nizza).
In tal senso, tale sentenza evidenzia l’utilità per i titolari di marchi registrati per prodotti fisici di estendere la protezione del proprio marchio ai corrispondenti prodotti virtuali in formato scaricabile nella Classe 9 della classificazione di Nizza.
A differenza di Hermès, la Juventus era titolare di diritti di marchio per prodotti non fisici della classe 9 e ha presentato prove della sua operatività nello stesso settore del presunto contraffattore.
Diversamente dagli Stati Uniti, nell’Unione Europea non è ancora stata adottata una decisione che affronti la questione se il titolare di un marchio per soli prodotti fisici possa intraprendere un’azione per contraffazione in riferimento all’utilizzo non autorizzato di tali diritti in ambienti virtuali, indipendentemente dal fatto che sia attivo nello stesso settore del presunto contraffattore.
Esempi di sperimentazione da parte delle aziende di tutela di proprietà intellettuale nel metaverso
Come abbiamo visto, il Metaverso può rappresentare per molte aziende una nuova opportunità di espandere le proprie vendite in una nuova categoria merceologica, rappresentata dai prodotti virtuali scaricabili. E poiché tali prodotti imitano in tutto e per tutto quelli reali, essi saranno contraddistinti dal marchio aziendale, il quale necessiterà di protezione anche nel mondo virtuale.
Di conseguenza, molte aziende hanno adattato la propria strategia di tutela della proprietà intellettuale per sfruttare le potenzialità di questi nuovi modelli di business virtuali.
Nelle fasi iniziali di “scoperta” del Metaverso, i primi a muoversi in questo senso sono stati i grandi player del mondo della moda (Nike, Gucci, ecc.), ma questa tendenza ha ormai investito diversi settori di mercato, tra i quali spicca l’industria cosmetica: diversi i brand che hanno lanciato collezioni, accessori o hanno aperto negozi nel Metaverso, sperimentando diverse soluzioni per accrescere il valore di marchi e prodotti e creare nuove esperienze di consumo e di affiliazione della clientela.
Tra questi, proprio Gucci Beauty ha organizzato una sfilata di moda virtuale all’interno di Roblox (che può vantare attualmente circa 60 milioni di utenti attivi al giorno), trasmessa in diretta streaming per consentire agli utenti/consumatori di partecipare all’evento da remoto.
La catena retail Sephora ha invece creato una serie di negozi virtuali all’interno di The Sandbox, integrando anche nel suo e-commerce la possibilità di utilizzare un tool per provare dei trucchi o per apprendere nuove tecniche di make-up.
Il Gruppo L’Oréal ha invece stipulato una partnership con una piattaforma avatar per il Metaverso e ha quindi lanciato una sua collezione di look per avatar, riscuotendo grande successo; l’azienda ha anche sperimentato una tecnologia di scansione 3D per creare modelli virtuali di visi umani e sviluppare nuovi prodotti in base alle caratteristiche fisiche dei consumatori.
Il marchio Shiseido ha incrementato di molto le vendite (la società ha dichiarato di aver venduto oltre 715.000 prodotti virtuali) dando la possibilità ai suoi clienti di truccare i propri avatar su Roblox e creando delle campagne integrate su tutte le piattaforme di comunicazione.
MAC Cosmetics, invece, ha creato un’esperienza virtuale chiamata “The Sims 4 x MAC Cosmetics” in cui gli utenti possono creare i propri personaggi e personalizzare il loro make-up.
Il marchio Estée Lauder ha partecipato in qualità di Beauty Partner esclusivo alla “Metaverse Fashion Week” su Decentraland, ha lanciato un NFT ispirato da un suo prodotto per la cura del viso in collaborazione con un artista, e ha creato una campagna virtuale in cui gli utenti possono esplorare un’esperienza notturna virtuale e interagire con i prodotti del brand.
Infine, il marchio Armani Beauty ha debuttato nel metaverso lanciando su Fortnite “Rewrite the Code”, ispirato ad un suo nuovo profumo.
Ultime tendenze dagli Uffici marchi nel mondo
La crescente importanza del metaverso per le aziende è testimoniata anche dai cambiamenti messi in atto nelle proprie procedure interne dalle amministrazioni e dagli uffici marchi di vari paesi, tra i quali vale sicuramente la pena di menzionare la Cina e l’Australia.
Come ha reagito l'Ufficio marchi cinese
Recentemente, l'Ufficio marchi cinese ha infatti approvato la registrazione di una serie di marchi depositati per contraddistinguere token non fungibili (NFT) e altri prodotti e servizi da utilizzare nel metaverso. Questi ultimi includono:
- “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili (NFT)” e “beni virtuali” nella classe 9;
- “esposizione di prodotti virtuali a scopo di vendita al dettaglio” nella classe 35;
- “fornitura di prodotti virtuali a scopo di intrattenimento” in classe 41;
- “fornitura di personaggi e disegni digitali animati e non animati, avatar, sovrapposizioni digitali e skin per accesso e utilizzo in ambienti virtuali” della classe 42.
Tuttavia, questa osservata è al momento da considerarsi solo una tendenza, probabilmente in attesa che l’ufficio cinese apporti modifiche sostanziali alla nomenclatura standard finora adottata per la classificazione dei prodotti e servizi.
Le linee guida australiane per le tecnologie emergenti
Tra le giurisdizioni che hanno rilasciato linee guida che chiariscono i modi appropriati per classificare e descrivere beni e servizi relativi a questi tipi di tecnologie emergenti (beni virtuali, NFT e blockchain, Metaverso) vi è anche l’Australia.Per quanto riguarda in particolare il metaverso e gli ambienti virtuali, l’ufficio marchi australiano preferisce la dicitura "ambienti virtuali" a termini come "metaverso" o "web3" per la sua ampia applicabilità a molti contesti, arrogandosi anche la facoltà di valutare caso per caso i servizi offerti negli ambienti virtuali, a seconda del loro impatto nel mondo reale.
Adottare un approccio proattivo per la protezione della proprietà intellettuale nel metaverso
L'ascesa del Metaverso sta rivoluzionando il modo in cui le aziende operano e si relazionano con i consumatori. Accanto alle nuove opportunità di business, emergono anche nuove sfide legate alla protezione della proprietà intellettuale.
La chiave per affrontarle con successo risiede nella comprensione delle nuove dinamiche del mercato virtuale e nell'adozione di un approccio proattivo nella gestione e nella tutela dei marchi e dei prodotti da rischi di contraffazione e violazione.
Solo così le aziende potranno cogliere appieno le opportunità offerte da questo nuovo e affascinante universo virtuale.
Il Team di Praxi IP è disponibile per approfondimenti all’indirizzo contact@praxi-ip.praxi.