17 maggio 2023
Revisione del Codice della Proprietà Industriale (DdL del 1° dicembre 2022)
Possibili novità per i titolari delle domande di brevetto di invenzione
A cura di Maria Gabriella Tana, European Patent and Design Attorney PRAXI Intellectual Property
In data 1° dicembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Disegno di Legge (DdL) di revisione dell’attuale Codice della Proprietà Industriale (CPI), su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy.
Il Disegno di Legge, che ad oggi ha concluso l’esame da parte della Commissione parlamentare, rientra nell’ambito della riforma del sistema della proprietà industriale e intellettuale, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in armonia con il “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE” della Commissione Europea.
Quali modifiche introduce il DdL di revisione dell’attuale Codice della Proprietà Industriale?
Le modifiche introdotte dal DdL sono finalizzate a rafforzare la competitività delle imprese e degli istituti di ricerca attraverso l’incremento dell’uso degli strumenti della proprietà industriale, nonché a semplificare e digitalizzare le procedure amministrative per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Tra le numerose novità riguardanti aspetti più squisitamente procedurali, segnaliamo quelle di più immediato interesse per i titolari di brevetti.
Garanzie sulla data di deposito a sostegno del principio del “first to file”
Come noto, la tutela brevettuale si basa sul principio del “first to file” secondo il quale, fra più domande di brevetto relative a una medesima invenzione, prevale il diritto di chi ha depositato per primo.
L’attuale normativa italiana riconosce tale data di deposito come conseguenza dell’atto della presentazione della documentazione relativa all’invenzione, ma solo a patto che avvenga contestualmente il pagamento di specifiche tasse, chiamate “diritti di deposito”.
Nel caso in cui vi sia un mancato pagamento di tali diritti al momento della presentazione della documentazione (per esempio, dovuto a meri errori di tipo amministrativo), il titolare può, sì, effettuare un pagamento successivo, ma la data di deposito riconosciuta risulterà posticipata, con possibili gravi conseguenze per la validità della sua domanda.
Molti Paesi europei, l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), consentono, invece, la possibilità di posticipare il pagamento dei diritti senza alcuna alterazione della data di deposito.
Tale differenza crea un ovvio svantaggio competitivo per le aziende, in stragrande maggioranza nazionali, che depositano in Italia.
Uniformando la normativa italiana a quella di molti altri Paesi e delle principali organizzazioni internazionali di tutela brevettuale, il DdL prevede che la data di deposito attribuita all’atto di presentazione della documentazione completa relativa all’invenzione non sia subordinata al pagamento di tasse. Queste ultime potranno quindi essere pagate anche successivamente alla presentazione, senza comportare alcuno slittamento della data di deposito.
Rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato
Al fine di rafforzare il controllo preventivo rispetto al deposito di domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese presso uffici di Stati esteri, l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) o l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), il DdL prevede espressamente tale controllo in due casi:
- quando l’inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali, la cui capogruppo abbia sede legale all’estero
- quando l’inventore abbia ceduto l’invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto.
Modifiche nei rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano
In base all'articolo 139, comma 3, della Convenzione sul brevetto europeo, gli Stati membri possono decidere se prevedere o meno la simultanea protezione europea e nazionale.
L’attuale normativa prevede che, qualora vi siano un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia del medesimo titolare e con la stessa data di deposito o di priorità, il brevetto italiano cessi di produrre i suoi effetti nel momento in cui entrambi i brevetti vengano concessi.
Con l’approssimarsi dell’entrata in vigore del brevetto europeo con effetto unitario, negli Stati aderenti, ci si è posti il problema del rapporto di coesistenza tra brevetti nazionali e brevetti europei con effetto unitario.
In alcuni Stati dove non era ancora permessa la coesistenza di brevetto nazionale ed europeo, come Francia e Germania, si è deciso di introdurla, anche se solo nei casi di brevetti europei ricadenti nella giurisdizione della Corte Unificata dei Brevetti (UPC) e cioè, solo nei casi di brevetti europei con effetto unitario oppure europei senza effetto unitario ma per i quali non siano state depositate le richieste di opt-out.
Sulla scia di tali eventi, e considerando che almeno otto Paesi dei diciassette attualmente aderenti all’accordo sul brevetto unitario consentono la coesistenza di quest’ultimo con il proprio brevetto nazionale, si è deciso di chiarire meglio anche in Italia i rapporti tra brevetto europeo e brevetto nazionale.
A tal fine, è stato recentemente introdotto nel DdL un emendamento che stabilisce che: qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo, rimanendo in vigore anche in caso di annullamento di quest’ultimo.
È da notare come, a differenza di quanto deciso in Francia e Germania, tale coesistenza sia garantita non solo con i brevetti europei ricadenti nella giurisdizione dell’UPC, ma anche con quelli al di fuori di tale giurisdizione.
L'attuale cedevolezza del brevetto italiano rispetto al corrispondente brevetto europeo viene, così, sostituita con l'attribuzione della “stessa efficacia e protezione” ad entrambe le tipologie di brevetto.
Ribaltamento dell’approccio del “Professor’s Privilege”
In analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi europei, si è posta la necessità di provvedere al ribaltamento dell’approccio previsto nella versione pre DdL dell’art. 65 del CPI (c.d. Professor's Privilege), portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca nelle strutture universitarie, in prima battuta, alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore.
L’obiettivo che così si vuole perseguire è quello di favorire i processi di trasferimento tecnologico dal mondo universitario e della ricerca pubblica a quello delle imprese, così da valorizzare effettivamente la proprietà industriale, evitando che le invenzioni restino confinate nella sede universitaria senza un concreto utilizzo.
Il testo del Ddl di revisione del Codice della Proprietà Industriale potrebbe essere sottoposto a ulteriori emendamenti durante l’iter di approvazione.
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