25 gennaio 2023

Nuova procedura amministrativa per l’accertamento della decadenza e nullità dei marchi

A decorrere dal 29 dicembre 2022 i soggetti legittimati ai sensi dell’art. 184-ter del Codice della proprietà industriale possono chiedere dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) l’accertamento della decadenza e/o nullità di un marchio d’impresa registrato in corso di validità.
La nuova procedura entra in vigore a seguito della pubblicazione, il 29 novembre scorso nella Gazzetta Ufficiale n. 279, del Decreto 19 luglio 2022 n. 180 del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), recante modifiche al Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale.

Vediamo insieme brevemente gli aspetti principali della nuova procedura.

MOTIVI

1. Azione di decadenza

Potrà essere chiesto l’accertamento della decadenza di una registrazione italiana, ovvero di una registrazione internazionale rivendicante tutela in Italia, in via amministrativa, nel caso in cui il marchio:

• non sia stato utilizzato dal titolare, o dal suo avente causa, entro cinque anni dalla registrazione, o per un periodo ininterrotto di cinque anni, laddove non vi siano motivi legittimi che giustifichino la mancanza di tale utilizzo (c.d. mancato effettivo utilizzo);
• sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o del servizio contraddistinto o abbia perso la propria capacità distintiva, a causa dell’attività o inattività del titolare (c.d. volgarizzazione);
• sia divenuto tale da indurre in inganno il pubblico (c.d. ingannevolezza o decettività sopravvenuta).

2. Azione di nullità

Potrà essere proposto l’accertamento della nullità di una registrazione italiana, ovvero di una registrazione internazionale rivendicante tutela in Italia, in via amministrativa, nei casi in cui la registrazione abbia ad oggetto un marchio:

• privo di carattere distintivo;
• che violi i requisiti relativi ai marchi di forma di cui all’articolo 9 CPI;
• costituito da uno stemma protetto dalle convenzioni internazionali o da uno stemma o segno che rivesta un interesse pubblico, senza l’autorizzazione dell’autorità competente;
• contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
• idoneo ad ingannare il pubblico;
• escluso dalla registrazione in base alla legislazione dell’Unione Europea o dello Stato o ad accordi internazionali relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, alle menzioni tradizionali per vini, alle specialità tradizionali garantite, alle denominazioni di varietà vegetali;
• che sia stato depositato da un agente o da un rappresentante del titolare senza il consenso di quest’ultimo o senza un giustificato motivo.

Inoltre, una domanda di nullità potrà essere diretta nei confronti di una registrazione avente ad oggetto un marchio privo del requisito della novità (c.d. nullità relativa) e, in particolare, in presenza di:

• un marchio anteriore identico già da altri registrato in Italia o con efficacia in Italia per prodotti o servizi identici;
• un marchio anteriore identico o simile già da altri registrato in Italia o con efficacia in Italia per prodotti o servizi identici o affini, se sussiste un rischio di confusione o associazione per il pubblico;
• un marchio anteriore identico o simile già da altri registrato in Italia o con efficacia in Italia che goda di rinomanza, quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso;
• un marchio anteriore identico o simile già notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

PROCEDURA

Le istanze di decadenza o di nullità di un marchio potranno essere depositate secondo le modalità operative stabilite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con circolare 12 dicembre 2022, n. 622, ovvero in modalità telematica o cartaceo.
 
Il procedimento si articola in tre fasi: la prima, nella quale l’UIBM verifica l’ammissibilità e la ricevibilità dell’istanza; la seconda, volta a consentire alle parti, nel caso in cui non abbiano raggiunto un accordo conciliativo, di svolgere le proprie difese e la terza, consistente nello svolgimento dell’attività decisoria da parte dell’UIBM. La decisione dovrà essere emessa entro 24 mesi dal deposito dell’istanza, salvi eventuali periodi di sospensione, e potrà essere impugnata dinanzi alla Commissione dei Ricorsi.
 
VANTAGGI

Si tratta di una interessante novità che introduce in Italia un sistema alternativo alla via giudiziale, che fino ad ora ha costituito l’unica modalità disponibile per ottenere la decadenza e la nullità di una registrazione.
La nuova procedura consente di definire le controversie in tempi più rapidi ed a costi più contenuti.
 
SVANTAGGI

La procedura amministrativa, come accennato, sarà più accessibile e snella e potrà offrire ai soggetti legittimati l’opportunità di limitare e/o eliminare il monopolio ottenuto su di una registrazione.
In particolare, preme notare come tra i motivi per chiedere la decadenza vi sia il c.d. mancato utilizzo del marchio da parte del titolare per un quinquennio consecutivo. Tale disposizione si applica a tutti i marchi che siano registrati da più di cinque anni.
In mancanza di motivo legittimo, il non uso protratto oltre il termine di cinque anni rende dunque il marchio vulnerabile all’azione di decadenza proposta da un terzo.

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