Marchi descrittivi, in bilico tra marchio d'impresa e parola generica

Parliamo di marchi descrittivi - Black Friday, in bilico tra marchio d'impresa e parola generica.

Sommario:
La descrittività dei marchi relativi a parole comuni
Normativa e giurisprudenza dei marchi relativi a parole comuni
Gli utenti vogliono appropriarsi di parole comuni come la parola "Black Friday"

 

LA DESCRITTIVITÀ DEI MARCHI RELATIVI A PAROLE COMUNI

In tutto il mondo, la valutazione del carattere distintivo di una domanda di marchio sta sempre più calamitando l’attenzione degli esaminatori e degli operatori del settore. Soprattutto perché è crescente il tentativo degli utenti di appropriarsi di termini che nascono, si diffondono e si consolidano nelle pratiche quotidiane.

NORMATIVA E GIURISPRUDENZA EUROPEA SUI MARCHI DESCRITTIVI

Secondo la costante giurisprudenza comunitaria, riconoscere il carattere distintivo ad un marchio significa permettergli di identificare il prodotto e/o i servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese. Sempre secondo giurisprudenza costante, il carattere distintivo può essere valutato soltanto in relazione, in primo luogo, ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione ed, in secondo luogo, avendo come parametro la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento.

Quando però si devono applicare questi principi giurisprudenziali ai casi concreti, sorgono dei conflitti interpretativi.

Ad esempio, per quanto riguarda il marchio comunitario, la prassi dell’EUIPO spinge verso una colleganza tra le obiezioni sollevate ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 1, lettera c) e le prescrizioni inserite nell'articolo 7 paragrafo 1 lettera b), al punto che, se un esaminatore dovesse respingere un marchio perché esclusivamente descrittivo dei prodotti e/o servizi considerati (articolo 7 paragrafo 1 lettera c), questo segno, necessariamente, sarebbe privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Tuttavia, l’intento originario del legislatore non sarebbe in linea con la prassi adottata dall’EUIPO, dato che i due paragrafi (lettera b e lettera c) si mettono esplicitamente su due piani distinti, più generico il punto b), più attinente al caso specifico il punto c).

Resta il fatto che un marchio contrario alle norme di diritto su menzionate, sia in Europa, sia nel resto del mondo, rischia di essere percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi in questione, ma che non ne indica l’origine.

GLI UTENTI VOGLIONO MARCHI DESCRITTIVI, COME LA PAROLA “BLACK FRIDAY”

Aggiungiamo anche che il fenomeno dei marchi descrittivi sta prendendo piede perché l’impulso soggettivo di appropriarsi della parola del momento pare essere irresistibile, ricordiamo la massiccia richiesta di domande di marchi aventi ad oggetto la parola TSUNAMI dopo la catastrofe del 2004, oppure ciò che sta avvenendo ora con l’espressione «Black Friday».

È noto infatti un caso in Germania, ancora in itinere, che riguarda l’invalidazione di una registrazione di marchio concernente l’espressione “Black Friday” appartenente ad una società di Hong Kong. Ma basta una sommaria ricerca nelle varie banche dati per rendersi conto che “Black Friday” risulta essere registrato come marchio d’impresa da numerosi altri soggetti.

Il problema inerente a “Black Friday” e ad altre registrazioni riguardanti parole di uso comune e/o descrittive si sposta dunque altrove, da un lato sul diritto conferito ex lege al titolare, e dall'altro sull'ingolfamento che questi marchi causano nei registri.

Il primo punto è piuttosto chiaro: cosa potrebbe succedere se il titolare del marchio “Black Friday” un giorno si svegliasse e decidesse di inibire l’uso di tale espressione a coloro che lo adottano per promuovere un venerdì di sconti? Probabilmente, il titolare del marchio rimarrebbe a bocca asciutta ma non dopo aver creato un discreto panico, perdite di tempo e di denaro al malcapitato finito nella sua rete, e costretto a difendersi.

Il secondo punto si collega alla nullità dei marchi che gradualmente sta passando di competenza agli uffici marchi. Dunque, nel breve e medio termine, è prevedibile un massiccio ricorso a questi procedimenti i cui esiti, però, saranno tutt'altro che scontati.

Nel frattempo, non ci resta che attendere quale sarà il prossimo tormentone e chi sarà il primo ad accaparrarselo come marchio registrato!

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